Une marque protège un mot, une phrase, un symbole ou un dessin associé à votre service métier ou nom de produit d'être utilisé par quelqu'un d'autre. Il ne protège pas une idée, comme le fait un brevet, ou l'expression d'une idée, comme le fait le droit d'auteur. Une marque déposée donne au titulaire de meilleurs droits que celui qui n’est pas enregistré. Pour enregistrer une marque, vous devez choisir une marque distinctive qui n’a jamais été utilisée dans votre domaine et la déposer auprès du Bureau des brevets et des marques des États-Unis. Une fois que votre marque a été acceptée, vous pouvez plus facilement intenter une action en justice si quelqu'un d'autre essaie de le transmettre.
Première partie de quatre:
Décider d'une marque
-
1 Esquisser des idées pour une marque. Une marque est un mot, une expression, un logo, un symbole graphique ou un autre dispositif distinctif utilisé pour identifier la source d’un produit ou d’un service et pour le distinguer des concurrents.[1] Il peut également s'agir d'un «habillage commercial»: autres aspects distinctifs d'un produit ou d'un service qui tendent à distinguer le produit ou le service, tels que formes, lettres, chiffres, sons, odeurs ou couleurs. Faites un remue-méninges pour trouver une marque pour votre produit.
- Honda (pour les voitures), Doritos (pour les puces) et McDonald (pour la restauration rapide) en sont des exemples.
- «Trade dress» comprend des couleurs distinctives sur une enveloppe FedEx ou les cercles colorés du comité olympique.
-
2 Évitez les termes dénigrants. Les termes offensants ne peuvent pas être enregistrés en tant que marques.[2] Les mots dans une langue étrangère, s'ils sont offensants, ne peuvent pas non plus être enregistrés en tant que marques.
- Par exemple, un groupe de rock chinois nommé «The Slants» s'est vu refuser une marque pour son nom.[3]
- Plus tard, cependant, la Cour suprême des États-Unis a jugé que la loi refusant l’enregistrement des marques de dénigrement constituait une violation inconstitutionnelle de la "liberté de parole".[4]
-
3 Évitez les marques génériques. Votre marque ne doit pas être générique.[5] Un terme générique désigne un groupe entier ou une classe de biens ou de services. Par exemple, «ordinateur» est un terme générique car le public associe un terme générique à un type de biens ou de services et non à une marque particulière.
- Dans certaines circonstances, une marque connaîtra un tel succès qu’elle deviendra finalement «générique»; c'est-à-dire que le grand public estime que la marque est en réalité le nom d'une classe de produits. Les exemples classiques incluent «Kleenex» pour les tissus et «escalator» pour les escaliers en mouvement. Cependant, il s’agit d’un problème auquel vous ne serez pas confronté jusqu’à la fin, lorsque votre produit connaît un tel succès qu’il domine le marché.
-
4 Évitez les marques faibles. Les marques faibles comprennent les marques descriptives, les marques géographiques et les marques qui sont des noms de famille. Vous ne pouvez pas enregistrer une note faible à moins de pouvoir prouver que les consommateurs ont connaissance de la marque et l'associer à votre produit ou service, en lui donnant une "signification secondaire".
- En d'autres termes, pour enregistrer une note faible, il aurait fallu l'utiliser depuis un certain temps pour prouver qu'il est devenu une marque distinctive.
-
5 Évitez les marques fonctionnelles. Un «élément fonctionnel» est généralement quelque chose qui est essentiel au produit ou service et qui est donc présent dans tous les produits ou services de ce type. Une fonction fonctionnelle peut ne pas être enregistrée en tant que marque.
- Par exemple, une forme de produit ou un emballage de produit peut être considéré comme une caractéristique fonctionnelle. Bien qu'une forme de produit puisse être une marque, elle ne doit pas être utilitaire.[6]
- Un exemple est d'avoir des roues sur une voiture.[7] Cette fonctionnalité ne peut pas être protégée en tant que marque car elle est essentielle au fonctionnement du produit.
- S'il existe un brevet pour cette fonctionnalité, cela prouve clairement qu'elle est fonctionnelle.[8]
- Apple a reçu un enregistrement pour la forme de marque de l'iPod.[9] Apple a réussi à convaincre l'USPTO que les consommateurs associaient la forme de l'iPod à Apple.[10]
-
6 Étudier d'autres exclusions. Il y a beaucoup d'autres exclusions. Par exemple, une marque ne peut pas être le nom complet ou la ressemblance d'une personne si la personne n'est pas associée au produit. Les autres exclusions incluent:
- La marque est une description géographique de l'origine des produits ou des services, et vous ne pouvez pas prouver que l'emplacement est associé spécifiquement à votre bien ou service.
- La marque est une traduction d'un mot étranger générique ou descriptif des produits sur lesquels vous l'utilisez.
- La marque est déjà utilisée pour une série de livres ou un titre de série de films.
- La marque est préemptée par les lois étatiques ou fédérales, telles que "Smokey Bear" ou le drapeau américain.
-
7 Envisagez de faire appel à un avocat spécialisé en marques de commerce. Un conseil en marques de commerce expérimenté peut vous aider à choisir une marque qui a du succès. Il ou elle sera bien familiarisé avec ce qui est considéré comme une note forte ou faible et sera en mesure de vous aider dans votre recherche pour savoir si la marque est déjà utilisée.
- Un mandataire en marques peut également vous aider à naviguer dans les aspects les plus complexes du processus de demande et à vous donner le meilleur moyen d’enregistrer votre marque.
- Si vous décidez d'engager un avocat, assurez-vous de trouver quelqu'un qui a beaucoup d'expérience avec l'USPTO. Les avocats de marque devraient énumérer leur expérience sur leur site Web.
Deuxième partie de quatre:
Révision de la marque
-
1 Rechercher des marques similaires. Une fois que vous avez une idée approximative de ce que vous voulez que votre marque soit, vous pouvez faire une recherche en ligne pour la marque que vous avez choisie. Utilisez le système de recherche électronique de marques (TESS) sur le site Web de l'USPTO.
- Les recherches en ligne dans la base de données du système de recherche électronique de marques (TESS) sont gratuites. Vous devrez consulter le Manuel de recherche du code de conception pour connaître le bon code à rechercher si la marque comprend un élément de conception.
- La principale bibliothèque de recherche publique sur les marques de commerce se trouve à Alexandria, en Virginie, et est ouverte en semaine de 8h00 à 17h30.Les membres du public peuvent utiliser la bibliothèque gratuitement.
- Certaines informations peuvent être recherchées dans une bibliothèque régionale de dépôt de brevets et de marques. Ces bibliothèques ont des bases de données sur CD-ROM contenant des marques enregistrées et en attente, mais ces bases de données ne contiennent pas d'images de repères.
- De plus, gardez à l'esprit que toutes les marques ne se trouvent pas sur le système TESS. Vous devez également faire une recherche des marques de commerce de l'État (dans les États où vous envisagez de vendre votre produit) et même des marques étrangères (si vous envisagez de vendre votre produit à l'étranger). Pour voir si votre état enregistre des marques, visitez le lien de l'USPTO en cliquant ici.
- Aux États-Unis, au Canada et dans plusieurs autres pays, une marque de commerce non enregistrée existante peut également être appliquée pour vous empêcher d'utiliser ou d'enregistrer votre marque, si elle est trop similaire. Vous devez rechercher des documents pertinents dans votre domaine et dans des domaines connexes pour détecter l'utilisation de marques non enregistrées susceptibles d'être similaires aux vôtres.
-
2 Evaluer les marques existantes pour d'éventuels conflits. Si une marque existante ressemble à celle que vous envisagez, utilisez le TESS ou la base de données TSDR (Trademark Status and Document Retrieval) pour vérifier son état. Vous devez connaître le numéro de série ou d’enregistrement de la marque pour rechercher le TSDR.
- Tout simplement parce qu’il existe une marque similaire ou identique en cours d’utilisation ou même enregistrée, cela ne signifie pas qu’elle est automatiquement exclue. Toutefois, cela nuira à la valeur distinctive de votre marque, voire créera une perception négative du «copier» au sein de votre propre marché.
- Il n'est pas inhabituel de voir des marques "identiques" utilisées ou même enregistrées simultanément par différentes entreprises sur des marchés ou des sites non liés.
-
3 Réviser la marque. Si vous trouvez une marque similaire à la vôtre dans un domaine connexe, vous devrez peut-être réviser la vôtre pour la rendre plus distinctive ou simplement sélectionner une marque différente. Une marque «qui prête à confusion» avec une marque enregistrée existante ne sera pas enregistrée.[11]
- Une marque qui prête à confusion est une marque qui créera un "risque de confusion" parmi les consommateurs. Pour déterminer si votre marque est susceptible de créer une confusion, considérez la similitude des marques ainsi que la similitude des produits ou des services offerts et d’autres facteurs.
- La similitude des marques elles-mêmes est jugée par l'apparence, le son et la signification. Sonnez les marques et vérifiez si elles ont le même son. Indiquez également aux gens les marques à quelques minutes d'intervalle et demandez-leur si la personne pense que les marques proviennent de la même entreprise.
- Si une marque utilise un symbole qui signifie la même chose que les mots d’une autre marque, ils peuvent être considérés comme "identiques". Par exemple, les mots "GOLD STAR", à l'image d'une étoile d'or, et les mots "STELLA D'ORO" ("étoile d'or, en italien), sont techniquement la même marque.
- Déterminez également si les marques sont utilisées sur des produits similaires susceptibles d'être vendus dans le même magasin ou sur des marchés adjacents. Décidez si vous êtes en concurrence pour les mêmes clients que le titulaire de la marque déposée.
- Il existe de nombreux autres facteurs que les examinateurs (et les tribunaux) utilisent pour déterminer le "risque de confusion", y compris la force relative de la marque, combien d'autres marques similaires existent, la sophistication des consommateurs pour ces produits ou services, "confusion réelle" a été montré, entre autres choses.
-
4 Rendre la marque plus distinctive. Si possible, rendez la marque «intrinsèquement distinctive». Une marque distincte intrinsèquement est une marque suffisamment unique pour qu’il soit peu probable qu’elle soit conçue de manière indépendante par un autre propriétaire d’entreprise. Les marques intrinsèquement distinctives ont les meilleures chances d'obtenir la protection de la marque.
- Les marques les plus fortes sont «fantaisistes et arbitraires». Ces termes font référence à des marques qui ne sont pas de vrais mots, ou qui ont une relation inattendue avec le produit ou l’activité en question, rendant très improbable l’impression de la même marque. Par exemple, les noms Kodak et Exxon ont été créés spécifiquement pour être des marques distinctives. De même, on pourrait utiliser le nom inhabituel "Vingra" pour un produit vestimentaire ou "Blueberry" pour une entreprise de chaise.
- Les marques suggestives sont moins fortes. Ils suggèrent l'essence d'un produit ou d'une entreprise sans la décrire ouvertement, ce qui en fait votre deuxième meilleur pari. Par exemple, avoir "Shiny Green" comme slogan pour une entreprise qui vend des plants de lierre.
- Les marques descriptives sont considérées comme faibles car elles sont intuitives et peuvent facilement être confondues avec la marque de quelqu'un d'autre. Par exemple, utiliser une image d'un cookie à l'avoine pour une entreprise de cookies ou appeler une société de jeux vidéo "Games Forever". Les marques descriptives peuvent devenir fortes grâce à l'utilisation et à la publicité.
- Une marque générique ne peut être appliquée ou enregistrée en tant que marque. Les mots génériques peuvent être conçus et utilisés par quiconque pour décrire un produit, il n'y a donc aucun moyen d'imposer une protection. Par exemple, utiliser le nom "Lip Balm" pour une société de baume à lèvres ne crée pas un intérêt propriétaire dans ce nom en tant que marque.
Troisième partie de quatre:
Dépôt pour enregistrement de marque
-
1 Pensez à utiliser votre marque avant l'enregistrement. Si votre marque est forte et n'a jamais été utilisée sur des produits ou des services connexes, vous pouvez créer des droits de marque pour elle, simplement en l'utilisant sur vos produits ou services dans le commerce. Vous pouvez écrire TM après le mot, la phrase ou le dessin sans le faire enregistrer au fédéral.
- Il y a des limitations si vous l'utilisez sans enregistrement fédéral. Par exemple, un enregistrement fédéral vous donne un soutien plus large pour le dépôt d'une action en justice devant un tribunal fédéral et vous pouvez enregistrer votre marque auprès de la US Customs and Border Protection.[12]
- Il peut également être plus difficile de demander une marque étrangère si vous en avez besoin.Un enregistrement fédéral peut qualifier votre marque pour une extension simplifiée via des traités internationaux.
- Cependant, si vous avez une marque qui est actuellement trop «faible» pour être enregistrée en tant que marque, vous pouvez utiliser la marque et essayer de la rendre plus forte grâce à vos efforts de publicité et de marketing.
- Vous pourriez être satisfait d'un enregistrement dans un ou plusieurs États américains, plutôt que fédéral.
-
2 Regardez les vidéos sur le système d’application électronique des marques. La méthode privilégiée pour préparer la demande de marque fédérale consiste à utiliser le système TEAS (Trademark Electronic Application System) en ligne sur le site Web de l'USPTO ici. Le système TEAS guide la personne qui demande la marque.
- Le système TEAS propose une série de vidéos d’auto-assistance pour aider les personnes qui déposent des marques.
- L'USPTO recommande à tous ceux qui déposent une marque de regarder les vidéos pour se familiariser avec le processus.
- Les vidéos d'auto-assistance peuvent être trouvées ici, ici et ici.
-
3 Choisissez une forme d'application. Il existe trois versions du processus de demande de marque sur le système TEAS. Ils diffèrent selon le coût et le niveau de complexité. Pour déterminer quelle application vous convient le mieux, cliquez ici.
- TEAS Plus: cette version de l'application TEAS est entièrement en ligne et répond aux exigences les plus strictes en matière de dépôt. Pour pouvoir déposer sur le système TEAS Plus, vous devez sélectionner une description approuvée de vos biens et services, régler immédiatement tous les frais de demande, soumettre une demande initiale dûment remplie et accepter de procéder à toute correspondance électronique avec l'USPTO. Les frais d'inscription sont de 225 $ par cours auquel vous vous inscrivez.
- TEAS RF (tarif réduit): Ce processus permet de réduire les frais de candidature de manière modérée et exige que toute la correspondance soit traitée en ligne. Cependant, vous n'avez pas besoin de déposer une demande initiale complète. Les frais de dépôt d’une demande sur le système TEAS RF sont de 275 dollars par classe enregistrée.
- TEAS regular: Ce processus ne nécessite aucune communication électronique et ne nécessite pas la conformité aux exigences strictes des applications TEAS Plus (et TEAS RF). Les frais pour une demande régulière de TEAS sont de 325 $ par cours.
-
4 Identifier la base de l'application. Sur la demande d'enregistrement de marque, vous devez indiquer la «base de votre demande». Il existe quatre bases principales pour les nouveaux déposants aux États-Unis: (1) vous avez déjà utilisé la marque dans le cadre de la vente de produits commerciaux ( 2) vous avez l'intention de l'utiliser dans le commerce, (3) vous avez demandé l'enregistrement sur un marché étranger, ou (4) vous possédez déjà un enregistrement étranger de la marque.[13] Sur les 4, les 2 premiers sont les plus courants.
- Si vous avez déjà utilisé la marque dans le cadre de la vente de biens, cochez «oui» sous «utilisation dans le commerce». Vous serez invité à saisir la date à laquelle vous avez commencé à utiliser la marque. Votre meilleure idée est d'accord ici.
- Vous devez également fournir à l'USPTO la date à laquelle vous avez vendu ou offert vos produits pour la première fois en dehors de votre état (par exemple, sur un site Web) en utilisant votre marque.
- Si vous n'avez pas encore utilisé la marque mais que vous avez l'intention de l'utiliser à l'avenir, cochez «oui» sous «intention d'utiliser». Vous n'êtes pas autorisé à enregistrer une marque aux États-Unis avant d'avoir soumis une preuve de son utilisation réelle dans le commerce, à moins que vous ne réclamiez les avantages prioritaires d'une demande ou d'un enregistrement étranger.
-
5 Identifier la classe de biens ou de services. Vous devrez identifier la classe de biens ou de services que vous fournissez.
- L'USPTO utilise la liste internationale des catégories de biens et services pour regrouper les biens connexes.
- Pour identifier la classe de marchandises que vous avez dans le calendrier, recherchez-la en ligne en cliquant ici.
- Le numéro de classe est indiqué après la lettre «G» pour les marchandises ou «S» pour les services.
-
6 Fournir une description des biens ou services. Une description n'est pas la même chose que la «classe» des marchandises. La description devrait être très précise. Si elle est trop large, le procureur de l'USPTO vous demandera de revenir en arrière et de retarder votre demande.
- Par exemple, un "logiciel informatique" sera trop large, mais un "logiciel informatique pour le traitement de photographies numériques" peut être acceptable, s'il est exact.
-
7 Identifiez la marque. Ici, vous devez identifier votre marque de commerce proposée. Il existe différentes manières d’identifier votre marque en fonction du type de marque.
- Marque de caractère standard: si la marque est un mot ou un groupe de mots, il suffit de lister les mots comme vous souhaitez qu’ils soient enregistrés. Par exemple, une marque pourrait être identifiée comme «Becky's Hair World».
- Format stylisé / Design - Marque de forme spéciale: Si la marque est une sorte de symbole, un logo ou un dessin, la marque doit être jointe à l’application en tant que fichier JPEG.
- Marque sonore: Bien que très rare, une «marque sonore» est une marque d'un son particulier. Pour «identifier» une marque sonore, attachez un MP3 du son à votre application. Par exemple, le son d'un moteur de moto Harley-Davidson est une marque déposée.
- Remarque: Vous ne pouvez pas combiner les deux formats écrits distincts - format standard ou stylisé - dans la même marque. Une orthographe distinctive d'un nom de société et d'un logo avec un rendu distinctif de ce nom de société sont deux marques distinctes.
- Vous pouvez enregistrer une marque "combinaison" composée d'un logo et de mots. Vous devez réaliser que tout changement futur apporté au logo ou aux mots invalidera la force exécutoire de votre inscription entière. De nombreuses entreprises enregistrent le nom et le logo séparément.
-
8 Fournir des informations sur le demandeur. Ce serait l'information de la personne qui demande la marque.Par exemple, si vous demandez vous-même la marque, vous seriez le demandeur. Pour plus d'informations sur les informations que vous devez fournir, regardez la vidéo ici.
- Vous pouvez également faire une demande au nom de votre entreprise (même si vous êtes le seul impliqué dans l'entreprise). Par exemple, si votre entreprise est propriétaire de la marque, vous indiquez votre nom commercial officiel en tant que demandeur. Si votre entreprise ou LLC est propriétaire de la marque et que vous postulez par inadvertance en votre nom personnel, en tant que dirigeant de la société, la demande pourrait être annulée parce que le «propriétaire» de la marque n’a pas déposé la demande. Certaines de ces erreurs peuvent être corrigées par des dépôts supplémentaires.
- Votre citoyenneté est requise et vous devez également soumettre une adresse postale.
- N'oubliez pas que les informations soumises dans votre application sont publiques. Si vous ne souhaitez pas utiliser une adresse postale personnelle pour l'application, vous pouvez utiliser une boîte postale ou l'adresse de votre entreprise ou de votre mandataire.
- En outre, si vous utilisez l’application TEAS Plus ou TEAS RF, vous devez fournir une adresse électronique à laquelle vous pouvez recevoir de la correspondance de l’USPTO.
-
9 Fournir une déclaration. Vous devez fournir une «déclaration» ou une déclaration sous serment indiquant que les faits figurant dans la demande de marque sont vrais. Vous devez signer la déclaration.
- L'application TEAS fournit une déclaration si vous préférez en utiliser une qui est pré-écrite.
-
10 Ajoutez les avertissements nécessaires. De nombreuses marques de commerce contiennent des mots dans la phrase qui ne peuvent être enregistrés seuls comme marques. Par exemple, un coiffeur ne pouvait pas marquer les mots «salon de coiffure» si c'était tout ce qu'il y avait à la marque. Si votre marque contient de tels mots, vous devrez peut-être fournir une déclaration de «déni de responsabilité».
- Cette déclaration reconnaît que vous ne tentez pas de revendiquer des droits de marque sur ces mots généraux - uniquement dans la marque entière lorsqu'ils sont utilisés ensemble.
-
11 Fournir un spécimen. Si votre application est basée sur une marque déjà utilisée, vous devez inclure un exemple d'utilisation réelle de la marque. Ceci est connu comme un «spécimen d'utilisation».
- Si vous n'avez pas encore utilisé votre marque, vous devrez fournir un spécimen à une date ultérieure lorsque vous aurez commencé à l'utiliser sur vos produits ou services.
- Pour fournir le spécimen en ligne, vous devrez joindre une photo numérique de la marque utilisée sur les produits ou services mentionnés dans la demande.
-
12 Remplissez la demande. Vous compléterez votre demande en payant les frais, en signant la demande électroniquement et en cliquant sur «Envoyer».
- Vous devriez recevoir un email de confirmation après la soumission, avec un numéro de série permanent pour référence future.
- Assurez-vous de sauvegarder cette confirmation pour vos dossiers.
Partie quatre de quatre:
En attente des résultats de l'examen
-
1 Sois patient. Après le dépôt, ne vous attendez pas à entendre parler de votre demande pendant environ 3 mois. Habituellement, l'USPTO prend une décision concernant votre demande dans les 3 à 6 mois.
- Peu de temps après le dépôt, vous devez utiliser TESS pour confirmer que votre demande a été reçue correctement.
- Une fois votre marque approuvée ou refusée, vous recevrez un avis.
-
2 Répondez à toutes les questions. Si l'USPTO a des questions ou des éclaircissements concernant votre candidature, il vous contactera en lui envoyant une «lettre d'action» expliquant le problème ou l'ambiguïté de la candidature.
- Si vous recevez une lettre d'action, appelez simplement l'examinateur qui figure sur la lettre pour discuter du problème. Sachez que ce que vous dites à un examinateur peut faire partie du fichier et peut être utilisé contre vous plus tard.
- Si vous n'êtes pas d'accord avec l'examinateur au sujet de la demande, appelez l'examinateur avant de le modifier pour en discuter.
- Vous pouvez également obtenir des instructions de l'examinateur sur la manière de modifier l'application.
- Si votre demande est refusée pour des raisons juridiques, vous pouvez déposer une réponse contenant un argument expliquant pourquoi les conclusions de l'examinateur sont erronées.
-
3 En attente de publication. Une fois votre marque approuvée, vous recevrez un «avis de publication» par courrier. Votre marque sera publiée dans la Gazette officielle.[14]
- Au cours des 30 prochains jours, toute personne peut s’opposer à votre dépôt de la marque ou demander une prolongation du délai pour déposer une opposition.[15] Cependant, cela arrive très rarement.
- S'il n'y a pas d'opposition à une marque déposée sur la base d'une marque "en usage", ou si vous avez gain de cause dans l'action en opposition (qui pourrait prendre des mois de litige), un certificat d'enregistrement sera délivré.
- 4 Examen complémentaire après avis d'allocation. Si votre base de dépôt était "l'intention d'utiliser" et que vous n'avez pas encore déposé de modification pour alléguer l'utilisation, avec un spécimen, vous recevrez alors un "avis d'autorisation", s'il n'y avait pas d'opposition après la publication. Vous aurez 6 mois pour déposer une "déclaration d'utilisation" acceptable (SOU) ou une demande de prolongation de six mois. Sinon, l'application devient "abandonnée".
- Le SOU sera examiné et pourrait donner lieu à une nouvelle base de rejet de votre demande. Si vous ne parvenez pas à satisfaire aux exigences exactes relatives à un SOU et aux objections des examinateurs, la demande peut être "abandonnée". Par exemple, dans une application à plusieurs classes, le SOU doit inclure un spécimen d’utilisation sur les produits dans chaque classe revendiquée, ainsi qu’une déclaration vérifiée du propriétaire réel indiquant que la marque est utilisée dans le commerce pour ces produits, la date du premier utilisation, et les frais requis pour chaque classe.
- Au total, cinq prolongations de six mois peuvent être demandées par écrit, moyennant le paiement de frais pour chaque classe, sur présentation d’un «motif valable» après la première prolongation (c.-à-d. Commerce).
- Il peut être possible de déposer un SOU et des frais pour certaines classes pour lesquelles la marque est "utilisée dans le commerce" et pas d'autres, et de déposer une demande pour "diviser" la demande, les autres classes.
-
5 Recevez votre «certificat d'inscription».”Après 30 jours de satisfaire à toutes les exigences d'inscription, vous recevrez un certificat.
- Cependant, en raison du volume élevé auquel l'USTPO doit faire face, le traitement de la demande peut prendre un an ou plus.[16]
Facebook
Twitter
Google+